Bonjour à tous,

Vous êtes un artiste et vous venez de découvrir comment les réseaux sociaux vous permettent de diffuser vos oeuvres. Ou encore, vous êtes un photographe, vous avez quelques contrats derrière vous. Vous décidez de vous lancer avec votre site web. Peut-être êtes-vous à la barre d’une petite entreprise locale qui décide de se lancer dans la grande aventure du commerce électronique. Vient alors le temps de déterminer quel sera le nom que vous utiliserez pour vous offrir au monde entier. Il peut être prudent de s’assurer d’éviter des futurs conflits de marques de commerce.

Qu’est-ce que ça a à voir avec les marques de commerce? Tout à voir. Qu’est-ce qu’une marque de commerce?

Exemple concret: Un artiste se fait mettre en demeure par une compagnie de l’Alberta de cesser toute utilisation de son nom d’artiste. La raison? Ce nom est enregistré comme marque de commerce. L’artiste oeuvre dans le même domaine que la compagnie canadienne, le design. Le traffic sur son .com tourne autour des 3000 clics par mois. Sa page Facebook et son Twitter arborent le même nom. Il doit maintenant tout rediriger son traffic vers un autre nom de domaine, en sachant qu’il perdra inévitablement plusieurs actifs web. Sans compter qu’il doit refaire tous ses logos. Il est d’autant plus estomaqué de voir que son nom d’artiste n’est qu’un simple dérivé orthographique de son vrai nom. Livrer une bataille juridique? L’ampleur de la compagnie est un dissuasif assez impressionnant.

Pour ne pas que ça vous arrive. Voici quelques trucs préventifs que vous pouvez utiliser lors du choix de votre nom.

Après avoir fait votre recherche web classique pour vous assurer que votre nom est original, allez jeter un coup d’oeil dans les moteurs des marques de commerces des principaux pays intéressés.

Les moteurs de recherches de marques de commerce

Au Canada: http://www.opic.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/bscSrch.do?lang=fra

Aux États-Unis: http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp

En France: http://bases-marques.inpi.fr/

Si vous trouvez des résultats similaires à votre nom, je vous propose une petite auto-analyse préventive qui pourrait vous éviter des ennuis.

Le principal critère à déterminer est: Est-ce que le nom de votre entreprise est similaire au point de porter à confusion avec une marque de commerce enregistrée? Pour porter à confusion, la Loi sur les marques de commerce (article 6) nous donne trois éléments importants à respecter.

1) La confusion en tant que tel

Demandez-vous d’abord s’il risque d’y avoir confusion. Allez-y de façon très généreuse. Mettez votre cerveau sur votre chaise, et mettez-vous dans la peau de la personne la plus bête que vous connaissez (Soyez quand même gentils!). Demandez-vous alors: «est-ce que je peux confondre ces deux marques ou ces deux sites webs? Est-ce que par erreur, je pourrais demander les services de A alors que je croyais faire affaire avec B?» Rassurez-vous. Si un juge a à se prononcer sur la question, il fera preuve de beaucoup plus de rigueur et d’intelligence. Mais pour des besoins de prévention, mieux vaut ne pas prendre de chances.

2) La territorialité

Il n’existe pas de critère fixe délimitant la portée d’une marque de commerce. La loi parle de l’emploi d’une marque «dans la même région». Avec la montée du nombre d’entreprises qui rejoignent le web et qui offrent des services de commerce électronique à travers le monde, les «régions» deviennent de plus en plus vastes.

3) La nature des services

Hypothèse: vous trouvez une marque enregistrée semblable à celle que vous utilisez. La compagnie qui détient la marque prétend oeuvrer dans le même domaine général que vous. Par exemple, elle offre des services d’impression photographique. Vous, vous êtes photographe. Vous êtes donc les deux dans le milieu de la photographie, mais vous n’offrez pas le même service spécifique. Faites attention attention ici, la loi protège le détenteur initial de la marque. Il ne faudrait pas que la compagnie qui oeuvre dans l’impression soit empêchée d’étendre le champ de ses activités par la suite.

Une fois que vous avez conclu qu’il n’y avait aucune marque enregistrée utilisant le nom que vous souhaitez afficher, ou encore qu’il n’y a aucun conflit potentiel en vue, que votre nom est original et vendeur, vous pouvez y aller de l’avant.

La solution la plus simple au monde

Utilisez votre vrai nom (nom ET prénom). Vous aurez deux avantages importants:

1. Personne ne peut enregistrer un nom propre comme marque de commerce (art. 12 de la Loi sur les marques de commerce)
2. Nul besoin de vous enregistrer auprès du Registraire des entreprises du Québec pour faire affaire en toute légalité sur le territoire québécois (article 2 par. 1 de la Loi sur la publicité légale)

Remarque concernant les noms de domaine

La Cour fédérale a déterminé, en 2003, que d’employer un nom de domaine qui contient une marque protégée constitue une «utilisation» de la marque de commerce. Cela signifie que vous devrez cesser d’utiliser ce nom de domaine. Toutefois, rien ne vous oblige à transférer au titulaire de la marque le nom de domaine contesté. Pour lire la décision (paragraphes 173 à 180).

Pour les entreprises, comment se protéger?

Enfin, si vous avez déjà des marques enregistrées, il est naturellement conseillé d’en vérifier l’utilisation sur Internet. Pour ce faire, je vous renvois à un article du magazine de l’OMPI «Cinq principes pour protéger vos marques dans le monde du Web 2.0» que j’ai trouvé via @patgingras.

Enfin, n’hésitez pas à consulter un agent en marques de commerce, ou un avocat spécialisé dans le domaine lorsque vous avez un problème. De plus, si vous planifiez une grande expansion de vos services et de votre marché, mieux vaut faire affaire avec des professionnels que de le faire soi-même.

J’aimerais pouvoir apporter des précisions s’il y a des notions qui ne vous apparaissent pas assez claires ou mal expliquées. Je vous invite, de plus, à me laisser vos commentaires pour préciser des points ou partager des anecdotes avec les marques de commerce. Merci!